¿Qué pasó?
En el caso indicado, la comunidad pudo observar cómo una nueva emprendedora que pretendía promocionar su producto (miel) a través de una marca creada con una idea original de un juego de palabras, se encontró con dificultades una vez que aquello tuvo difusión.
De lo ocurrido podríamos destacar tres elementos importantes a tener en cuenta a la hora de emprender, consistentes en las etapas básicas de “planificar”, “proteger”, y “solucionar”, que desarrollaremos más adelante.
Para refrescar un poco la situación ocurrida, destacaremos los elementos más relevantes que fueron difundidos en redes sociales:
Una emprendedora, cuyo giro es la venta de miel al detalle (envases de consumo individual), ideó promocionar su producto mediante la marca “Miel Gibson”, que tiene una directa asociación sonora con el nombre de un reconocido actor de cine. Lo anterior hace especial a la marca ideada, toda vez que alude al producto que ella comercializa y al mismo tiempo a un reconocido nombre. A lo anterior agregó, a modo de etiqueta, una imagen del referido actor interpretando un personaje en una de las -digámoslo- mejores películas que se han producido por la industria, y que él mismo ha dirigido e interpretado. Para finalizar, también incorporó al producto lo que técnicamente sería una “frase de propaganda” de su propia marca, bajo el lema “para corazones valientes”.
La emprendedora, teniendo éxito en las redes sociales con la difusión de su producto bajo la original marca, recibió una comunicación de quienes decían representar derechos del citado actor, requiriendo el cese del uso de los elementos indicados en el punto anterior.
Posteriormente, trascendió que la emprendedora y los representantes del actor que estaría sufriendo infracción en sus derechos llegaron a un acuerdo sobre el uso de determinados elementos.
Como resultado de lo anterior, la emprendedora, obrando con mayor cautela, procedió a presentar una solicitud de registro de la marca ante el INAPI.
Finalmente, al momento de presentar la solicitud, habría constatado que una marca sustancialmente similar a la que ella registraba se había presentado a registro ante el INAPI el día anterior, logrando una prioridad en la solicitud.
No es este un documento que pretenda hacer un análisis técnico definitivo sobre la factibilidad del uso que estaba haciendo la emprendedora, ni de la solidez de los fundamentos de la comunicación del tercero supuestamente afectado, así como tampoco de la factibilidad de que el registro ante el INAPI se conceda o no por haber llegado tarde u otra razón, toda vez que se cuenta sólo con los datos conocidos por redes sociales, y el propósito del documento más bien consiste en alertar a emprendedores sobre los elementos que se deben considerar al momento de promocionar un nuevo producto y/o servicio bajo una marca, cualquiera sea ella.
¿Qué podemos aprender de este caso?
Dicho lo anterior, ponemos el acento en la necesidad de planificar, proteger, y dar solución a los conflictos que se presenten.
Para nuestro emprendimiento debemos PLANIFICAR y verificar si afectamos derechos ajenos antes de usar elementos preexistentes (Verificar la Propiedad Intelectual o autoría ajena).
En el caso que estamos usando para ilustrar esta materia, podemos distinguir que en esta fase, quién hubiere pensado en usar la marca referida con la etiqueta y frase descritas, debería haber considerado que podrían existir derechos de terceros vulnerados o, al menos, la posibilidad de que terceros titulares de derechos, podrían haber alegado una supuesta vulneración.
¿Qué tipos de derechos o infracciones se deberían haber considerado en el análisis de vulneración?.
A modo de ejemplo, podemos mencionar los siguiente:
- Otra marca registrada
- Una frase de propaganda registrada
- Un impedimento legal comprendido en la Ley de Propiedad Industrial que imposibilitara registrar
- Vulneración de algún derecho de autor, tanto en el dibujo que formaba parte de la etiqueta, como en elementos que correspondieran al film aludido
- Afectación del derecho a la imagen de un individuo
Luego de dicho análisis, en cada caso se podrá determinar qué es factible usar o no como marca, corriendo un mayor o menor riesgo de infracción y, consecuencia de ello, fijar una estrategia de protección de estos activos y difusión del producto o servicio. Sin embargo, no existe a priori una prohibición del uso de un juego de palabras como marca comercial, ni tampoco una infracción en aquello, pero es necesario el análisis para determinar cómo es posible hacerlo reduciendo los riesgos de que un tercero alegue una infracción.
Debemos preocuparnos de PROTEGER desde el principio los distintos aspectos de nuestro emprendimiento (registrar marca, proteger gráficas, resguardar las invenciones por medio de patentes, diseños y otros derechos antes de difundir).
Un principio importante a considerar en materia de propiedad industrial consiste en que quien efectúe primero una solicitud de registro goza de prioridad para el otorgamiento de ese derecho (derecho de propiedad industrial o privilegio industrial) respecto de aquellos que lleguen en forma posterior.
Debido a lo anterior, es muy importante efectuar en forma oportuna la solicitud de registro, a fin de contar con la prioridad, y no exponerse a que un tercero la obtenga.
Además, debe considerarse que, si bien en el caso indicado se trata de una marca comercial, los derechos de propiedad industrial también comprenden las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, entre otros. Por lo cual, el análisis de protección respecto al producto o servicio que se pretende comercializar debe abarcar todos los aspectos que sean susceptibles de ser protegidos.
La oportunidad precisa para efectuar el registro variará según el tipo de derecho de propiedad industrial que se trate, pero en general, es posible indicar que la protección antes de la difusión es la forma de estar más seguros y así lograr una protección eficaz.
También, respecto de la etapa de protección, se debe considerar que es conveniente asesorarse con un experto en la materia, que entienda tanto las diferentes dimensiones que se pueden abordar en la protección, como la ponderación de riesgos a la hora de registrar, a fin de evitar gastos innecesarios de tiempo y recursos económicos.
Por último, es importante señalar que no toda la protección (o eventuales infracciones) necesariamente se deberán dar bajo la Ley de Propiedad Industrial, ya que dependiendo del producto o servicio a comercializar, así como de los elementos que componen el mismo, es posible que se pueda identificar una protección bajo “derechos de autor”, que en nuestro país tienen una Ley especial que los regula, la cual opera con algunos principios distintos a lo anteriormente descritos, y que en las legislaciones anglosajonas también coincide con la protección otorgada por el “copyright”.
Si recibimos amenazas disuasivas, o vemos que podríamos afectar derechos ajenos, siempre es mejor asesorarse con expertos para SOLUCIONAR los problemas que se presenten (Abogados de PI, contadores, etc.)
Ya sea que se hayan cumplido los dos pasos previos o no, es posible recibir mensajes de terceros que reclamen respecto de una supuesta infracción fundada en un uso indebido de algún derecho que les pertenece. Frente a esta situación, será indispensable analizar la solidez de la posición con la que se cuenta, fundada en derechos previamente solicitados o registrados, o bien, en la falta de fundamento del requerimiento del tercero.
Definida la posición anterior, preferentemente desarrollada por un asesor entendido en la materia, corresponderá reaccionar al requerimiento, en una negociación que conduzca a la solución de la controversia. Dicha solución ha de procurar resguardar derechos suficientes que permitan el desarrollo del negocio en curso, evitando futuras infracciones si el reclamo fuere efectivo.
Es importante considerar que las probabilidades de que se presente esta etapa serán menores en la medida que se hayan efectuado las dos etapas previas, y que ellas hayan sido efectuadas bajo la asesoría de profesionales entendidos en la materia.
Si el caso fuese que ya se ha avanzado en la comercialización de productos o servicios, o en el inicio de un emprendimiento sin previamente planificar y proteger, se vuelve más necesario consultar a un experto, a fin de prevenir las infracciones a derechos de terceros y proceder a la protección de los propios derechos que resguarden el negocio frente al uso que otras personas puedan realizar.
* Columna escrita por Saúl Carrillo, abogado especializado en Propiedad Intelectual e Industrial, socio de CyT Asociados.